La publication défensive dans le cadre de la stratégie en matière de brevets

La publication défensive dans le cadre de la stratégie en matière de brevets

L’idée de base de la publication défensive (« Sperrveröffentlichung » en allemand) est de créer un État de la Technique ou de l’État de la Technique qui soit applicable aux demandes de brevet déposées après la publication par des concurrents. Les critères de brevetabilité d’une invention, y compris la nouveauté et l’activité inventive, sont déterminés en fonction de l’état de la technique, par conséquent, après la publication des inventions, il n’est pas possible d’obtenir une protection par brevet sur l’invention.

Ainsi, la publication défensive d’une invention peut aider à empêcher des concurrents de breveter avec succès la même invention.

1. Définition de l’État de la technique

La définition de l’état de la technique ou de l’état de la technique est largement normalisée dans tous les systèmes de brevets. Conformément à l’article 54(2) CBE, l’État de la technique est considéré comme comprenant tout ce qui est mis à la disposition du public au moyen d’une description écrite ou orale, par usage ou de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande de brevet européen. La formulation « ou de toute autre manière » montre que la manière dont l’invention a été mise à la disposition du public importe peu. Ce qui compte, c’est le résultat.

Des définitions similaires existent dans d’autres juridictions; voir par exemple le § 3(1) de la Loi allemande sur les brevets, l’article 35 du Code américain § 102(1) ou l’article 14(2) de la Loi sur les brevets de Singapour.

Il convient de noter que la Loi sur les brevets de Singapour fournit l’une des définitions les plus complètes de l’État de la technique, à savoir:  » all toute matière (qu’il s’agisse d’un produit, d’un procédé, d’informations sur l’un ou l’autre, ou de toute autre chose) qui a, à tout moment avant la date de priorité de cette invention, été mise à la disposition du public (que ce soit à Singapour ou ailleurs) par description écrite ou orale, par utilisation ou de toute autre manière « .

2. Où publier ? Où Personne Ne Regarde!

La mauvaise nouvelle de la publication défensive est qu’en publiant l’invention, elle devient accessible au public, et donc également aux concurrents.

Voici le dilemme des publications défensives. D’une part, vous voulez créer un état de la technique tel que les concurrents ne puissent pas breveter l’invention, et d’autre part, vous ne voulez pas que le concurrent ait accès à l’enseignement technique décrit dans la publication défensive. Idéalement, la publication défensive devrait être accessible au public mais en même temps difficile à trouver.

3. Publication en ligne

Il est largement reconnu que l’état de la technique peut également comprendre des publications en ligne, qui sont considérées comme  » autrement » mises à la disposition du public au sens de la définition légale. Les éditeurs en ligne modernes tels que https://www.lulu.com/ ou https://priorart.ip.com/ permettent d’ajuster la facilité de recherche des documents publiés. En d’autres termes, nous pouvons rendre plus facile ou plus difficile pour les concurrents de trouver notre document publié.

Malgré les définitions similaires de l’État de la technique dans différentes juridictions, il existe des différences dans son interprétation. Aux États-Unis, par exemple, des critères plus stricts de l’état de la technique peuvent s’appliquer par rapport à l’Europe. En particulier, dans certaines circonstances, un document publié en ligne peut être considéré comme accessible au public en Europe, mais pas aux États-Unis.

Si la capacité de recherche du document est réduite à un niveau tel qu’il est pratiquement impossible de le trouver, il peut difficilement être considéré comme ayant été mis à la disposition du public. Cependant, ce type de « publication », qui est plus archivage que publication, peut également être très utile pour documenter l’état de l’art interne en archivant des documents. Dans ce cas, le Benelux i-DEPOT peut être utilisé.

4. Prendre la décision de publier ou non une invention

Il existe différentes options pour traiter les divulgations d’invention:

  • Déposer une demande de brevet ou de modèle d’utilité,
  • Archiver l’invention, par exemple pour la garder secrète ou pour en faire un suivi ultérieur,
  • Publier l’invention en tant que publication défensive,
  • Libérer ou rejeter l’Invention, par exemple comme non pertinente pour l’entreprise.

Trouver l’option qui correspond le mieux aux besoins de l’entreprise n’est pas toujours une tâche facile. Outre les critères de brevetabilité, tels que la Nouveauté et l’Inventivité, plusieurs autres facteurs – en fonction de la stratégie en matière de brevets – peuvent influencer le résultat du processus décisionnel, tels que:

  • Pertinence pour le marché ou le portefeuille de produits,
  • Faisabilité technologique,
  • Attractivité pour les concurrents,
  • Facilité de détection des infractions et
  • Contraintes budgétaires.

En raison des différents facteurs d’influence, la décision est souvent prise par une équipe ou un Comité des brevets. Cependant, même pour une équipe d’experts, la prise de décision peut être un défi. Par conséquent, des schémas d’évaluation des inventions spécialement développés, basés sur des nombres de valeurs et des facteurs de pondération, sont parfois appliqués afin de faciliter le processus de prise de décision.

Dans certains cas en noir et blanc, si l’évaluation de l’invention aboutit à un nombre de valeur maximale ou un nombre de valeur minimale, il peut être rapidement décidé de déposer un brevet ou de rejeter l’invention. Cependant, pour le segment milieu de gamme, notamment compte tenu des contraintes budgétaires, la publication ou l’archivage de l’invention peut être un meilleur choix.

Le temps disponible pour prendre une décision peut être très limité. Parfois, il y a un délai strict pour prendre la décision, par exemple en raison d’une exposition où l’invention doit être présentée ou parce qu’un prototype doit être envoyé d’urgence. Même en l’absence d’un tel événement imminent, les décideurs travaillent souvent sous haute pression en raison d’agendas serrés. Dans les grandes multinationales, par exemple, le temps disponible pour prendre une décision sur les divulgateurs d’invention est souvent inférieur à 10 minutes par invention.

5. Exploitation des publications défensives

Les publications défensives ne sont pas très souvent citées. De plus, dans la majorité des cas, les publications défensives ne sont jamais utilisées contre aucun brevet. Le rôle relativement modeste des publications défensives a plusieurs explications:

  • Les publications défensives ne confèrent aucun droit de monopole exécutoire pouvant être utilisé contre des concurrents,
  • Les publications défensives peuvent contenir des informations sensibles sur le savoir-faire interne. Par conséquent, il faut réfléchir à deux fois avant de le rendre accessible au public,
  • Dans le cas de publications difficiles à trouver, la disponibilité au public pourrait être remise en question,
  • Les publications défensives reflètent une instance ou un instantané de l’état de la technique, qui est sujet à des changements constants. Par conséquent, au cours du progrès technologique, sa pertinence peut être affectée.

6. Publications défensives et « Arbeitnehmererfinderrecht » (Droit des inventeurs employés)

C’est un aspect très allemand des publications défensives. Selon la « Gesetz über Arbeitnehmererfindungen » (Loi allemande sur les inventions des employés), si un employé soumet une divulgation d’invention à l’employeur et si celui-ci « revendique » l’invention (par exemple, selon ce qui est pertinent pour l’entreprise), l’employeur est tenu de déposer une demande de brevet.

La dérogation à cette obligation générale de l’employeur de déposer une demande de brevet est possible moyennant un accord spécial avec le salarié.

Un tel accord implique généralement un paiement forfaitaire à l’inventeur par l’employeur lorsque celui-ci prétend que l’invention est pertinente pour l’entreprise.

Dans tous les cas, avant de publier l’invention, l’employeur doit s’assurer que toutes les questions juridiques concernant les droits du salarié sont réglées.

7. Questions de sécurité publique

De nombreux pays ont mis en place des réglementations qui limitent le dépôt d’inventions à l’étranger avant que l’administration n’ait exercé son droit de regard sur l’objet concerné. Les exemples sont la technologie nucléaire, la technologie militaire, etc.

Pour les demandes de brevet, cela peut être réglementé par la loi sur les brevets, par exemple à Singapour par l’article 34 de la Loi sur les brevets de Singapour et en Allemagne par le § 50 PatG, Code allemand des brevets. Pour les publications défensives, d’autres réglementations peuvent être applicables, par exemple la Loi sur le contrôle stratégique des marchandises de Singapour ou le § 94 StGB, Code pénal allemand.

8. Conclusion

La publication en ligne est relativement bon marché et peut être utilisée efficacement pour créer un état de la technique susceptible de faire l’objet de demandes de brevet de concurrents. La disponibilité, par exemple la diffusion, la recherche, le prix, etc. des publications défensives publiées en ligne peuvent être ajustées en fonction de la stratégie de brevet du client.

Avant de publier, les publications défensives doivent être soigneusement vérifiées pour détecter les informations sensibles qui ne sont pas censées être mises à la disposition du public.

Dans une équipe travaillant sous forte pression de temps, il peut être difficile de prendre la décision d’aller de l’avant avec une publication défensive. Sauf si la décision de déclencher une publication défensive est prise par le chef de l’équipe.

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